Francisco Carey, socio de Carey, y Fernando García, director del mismo estudio de abogados, abordaron el proceso requerido para poder inscribir un nombre comercial en el país.
Registrar un nombre y proteger la propiedad intelectual es uno de los principales elementos a considerar al momento de proteger un negocio o emprendimiento y es un tema al que los líderes deben poner especial cuidado, ya que la inscripción garantiza la existencia de una empresa en el futuro.
En Chile, la marca se protege registrándola en la oficina estatal INAPI, organismo encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial en el país. Le corresponde, asimismo, promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que dispone.
¿Por qué es importante la inscripción de una marca? Según explican Francisco Carey, socio de Carey, y Fernando García, director del mismo estudio de abogados, “registrar la marca que utiliza el fabricante de productos u oferente de servicios es fundamental, ya que, según nuestra ley, es la única vía por la cual se puede obtener el derecho de propiedad industrial sobre ese signo y de ese modo, impedir que se utilice por parte de terceros distintos de su titular”.
“Como las marcas comerciales sirven para distinguir los productos, servicios o establecimientos que se encuentran presentes en el mercado, son la forma en que los oferentes de tales bienes y servicios se comunican con su clientela y obtienen la fidelidad de los consumidores a lo largo del tiempo. Sin un sistema eficiente de registro de marcas, se dificultaría muchísimo el comercio de bienes y servicios, cuestión que no sólo afectaría los intereses de los empresarios, sino que también, de todo el público consumidor”, agregan.
Sobre las ventajas que tiene el registro de marca ante Inapi, única autoridad con esas facultades, ambos especialistas agregan que el titular del nombre “pasará a tener el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el comercio, de modo que podrá impedir su uso por parte de terceros que no cuenten con su autorización”. “Por lo tanto, desde el punto de vista económico, la ventaja de registrar la marca es enorme, ya que representa la posibilidad de excluir a todos los competidores que utilicen la misma marca que se encuentra registrada u otra similar”, aseveran, recalcando que “solo si se cuenta con un registro de marca, podrán desarrollarse estrategias comerciales tendientes a expandir un determinado negocio mediante la participación de nuevos emprendedores, por ejemplo, a través de contratos de licenciarse o franquicias, modelos de negocio que serían imposibles de desarrollar sin contar con un registro de marca”.
¿Qué arriesga una persona que no registra su marca y qué arriesgan quienes utilizan marcas ya registradas?
Según explican Carey y García, quien no registre su marca e igualmente la utilice para distinguir sus productos o servicios en el mercado, corre un doble riesgo; por una parte, se expone a que un tercero utilice esa misma marca para comercializar sus propios productos o servicios, perdiéndose todo lo invertido en posicionar el prestigio y calidad de lo que ofrece el creador de la marca, y por otra parte, se expone a ser perseguido por el titular de una marca previamente registrada que estime que sus derechos sobre aquel registro se han infringido, sea porque las marcas son idénticas o similares al punto de poder confundirse.
Sanciones
Respecto a las sanciones que arriesgan quienes utilicen marcas ya registradas, Francisco Carey y Fernando García, detallan que pueden enfrentar acciones “tanto civiles como penales”, mencionando que la persona o empresa afectada podrá solicitar medidas precautorias y prejudiciales en contra de quien esté cometiendo la infracción.
“En relación con las sanciones civiles, podrán decretarse todo tipo de medidas destinadas a terminar con el uso no autorizado e impedir que tal uso se repita en el futuro, tales como la prohibición de realizar publicidad, la destrucción de los utensilios destinados a fabricar los productos infractores, etc… Adicionalmente, el titular que ejerza acciones civiles podrá solicitar la indemnización de los perjuicios causados por aquel que utilizó su marca. En tal caso, las indemnizaciones pueden equivaler al monto de todas las utilidades que haya obtenido el infractor durante el tiempo en que usó la marca que no le pertenece”, afirma, mencionando que en lo relativo a las sanciones penales, “por regla general, los delitos marcarios se encuentran sujetos al pago de multas que van desde 25 UTM a 1000 UTM (unidad tributaria mensual, actualmente 1 UTM = $62.388)”.
“Ahora bien, tratándose del delito de falsificación de marcas, éste puede ser rencionado hasta con reclusión menor en su grado mínimo a medio, producto de una importante modificación legal que entró en vigencia el año pasado en nuestro país. En el caso de reincidencia dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de la multa, se aplicará aquella que corresponda al doble de la anterior”, explican.
Tipos penales en relación a marcas comerciales
Sobre los tipos penales relacionados con marcas comerciales, Francisco Carey detalla que éstos “se encuentran establecidos en la Ley de Propiedad Industrial”, la cual específicamente “castiga principalmente a aquellos que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos o servicios o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Además, sanciona a quienes usen con fines comerciales una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquellas y los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca”
Sumado a lo anterior, agrega el abogado, podrá ser castigado con la pena de reclusión a quien falsifique una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, quien fabrique, introduzca en el país, tenga para comercializar o comercialice objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios, con fines de lucro y para su distribución comercial y quien tenga para comercializar o comercialice directamente al público productos o servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios.
¿Qué acciones puede emprender una persona que identificó el uso de una marca registrada por parte de terceros no autorizados para usar esa marca?
Sobre las acciones que una persona pueda emprender en caso de ser víctima del uso no autorizado de su nombre o marca, Fernando García explica que pueden presentarse acciones civiles y penales tendientes a lograr que quien esté cometiendo la infracción, continúe haciéndolo. “Estas medidas pueden incluso ser solicitadas antes de iniciarse el juicio por infracción y comprenden el secuestro de los productos objeto de la infracción, el nombramiento de uno o más interventores, la retención de los bienes, dineros o valores que provengan de la comercialización de los productos, entre otras”, asegura, mencionando que adicionalmente, “ante la falsificación de una marca, el titular podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria determinada por el tribunal en relación con la gravedad de la infracción, hasta un monto máximo de 2.000 UTM. Esta facultad es tremendamente relevante para el titular de registros marcarios, ya que lo exime de la obligación de tener que acreditar el monto de los perjuicios sufridos como consecuencia de la infracción”.
¿Caduca el registro de marca?
De acuerdo a nuestra ley, indica García, el registro marcario es otorgado por un plazo de 10 años contados desde la fecha del registro. Sin perjuicio de esto, el registro de una marca puede renovarse indefinidamente, durante los 6 meses anteriores al vencimiento o dentro de los 6 meses siguientes a la expiración del registro. Como puede verse, el sistema legal permite entonces que el titular pueda mantener y elevar el valor de sus marcas en forma indefinida en el tiempo, ya que las renovaciones no tienen límites y dependerán entonces del interés de su titular en cuanto a mantener o no el derecho sobre una determinada marca registrada.
No obstante, lo anterior, una marca podría perder vigencia por motivos distintos a su no renovación, como, por ejemplo, cuando ésta ha sido declarada nula por sentencia dictada en juicio de nulidad de registro marcario. Adicionalmente, y producto de la reforma incorporada a nuestra ley el año pasado, podría declararse en el futuro la caducidad por no uso de una marca registrada, siempre que esa falta de uso se haya extendido por un periodo igual o superior a 5 años desde el registro de la respectiva marca.
Por último, Fernando García aclara que al registrar una marca ante INAPI, “ésta queda protegida dentro del territorio chileno, puesto que, al ser un organismo del Estado de Chile, los efectos de sus resoluciones se circunscriben al territorio nacional”.
Sin perjuicio de lo anterior, detalla, la entrada en vigencia del Protocolo de Madrid a contar de 2022 permite solicitar a través de INAPI, como oficina de origen, el registro de una marca en mercados internacionales. “En este sentido, el Protocolo de Madrid corresponde a un mecanismo de tramitación centralizada de registro de marca administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI que permite hacer valer el registro concedido en múltiples territorios de países miembros del tratado, a elección del solicitante”, puntualiza el directivo.
